Em um mundo cada vez mais globalizado, a atuação internacional de empresas tornou frequente a existência de marcas idênticas ou semelhantes circulando em diferentes países. Isso levanta uma dúvida relevante: um registro de marca já existente no exterior pode impedir o registro de uma marca semelhante no Brasil? Neste artigo, analisamos o tratamento jurídico dado a essa questão pela legislação brasileira e pelas diretrizes do INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial).

A Territorialidade Como Regra Geral

Conforme o princípio da territorialidade, cada país possui soberania para aplicar sua própria legislação sobre propriedade industrial. Assim, o fato de uma marca estar registrada nos Estados Unidos, por exemplo, não garante que ela será automaticamente protegida no Brasil, nem impede que outra pessoa solicite o registro aqui.

A proteção da marca no Brasil só é garantida mediante registro no INPI. Dessa forma, o registro no exterior por si só não é causa automática de indeferimento de um pedido no Brasil — salvo em casos específicos, conforme veremos a seguir.

As Exceções: Quando o Registro Estrangeiro Pode Impedir Registro no Brasil

Embora a regra geral seja a territorialidade, o sistema jurídico brasileiro reconhece algumas exceções importantes, baseadas principalmente na Convenção da União de Paris (CUP), da qual o Brasil é signatário.

1. Marca Notoriamente Conhecida

A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atuação, mesmo sem registro no Brasil, pode impedir o deferimento de um pedido nacional semelhante ou idêntico.

Essa proteção decorre do Art. 6º bis da CUP e está prevista no Art. 126 da Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96):

“A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade, nos termos do artigo 6º bis da Convenção da União de Paris, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.”

Nesses casos, a marca estrangeira pode ser invocada como fundamento para oposição ao pedido brasileiro, mesmo que não haja registro nacional.

2. Má-Fé no Pedido de Registro

Quando o INPI identifica que o requerente de um pedido no Brasil está tentando registrar marca idêntica ou similar a uma já existente no exterior, especialmente com intenção de se beneficiar indevidamente de sua reputação ou confundir o consumidor, pode haver indeferimento com base na má-fé.

A Jurisprudência do INPI e do STJ reconhece que o registro obtido por má-fé pode ser anulado a qualquer tempo (Art. 6º da LPI). Essa má-fé pode ser caracterizada, por exemplo:

• Quando o requerente teve contato prévio com a marca estrangeira;
• Quando a marca estrangeira é amplamente divulgada no Brasil, mesmo sem registro;
• Quando há relação contratual prévia entre as partes (ex.: franquias, licenças ou parcerias comerciais).

3. Marcas de Alto Renome

Ainda mais ampla que a notoriamente conhecida, a marca de alto renome tem proteção em todos os ramos de atividade, conforme o Art. 125 da LPI.

Nesse caso, qualquer tentativa de registro de marca semelhante no Brasil, em qualquer classe, será indeferida, mesmo que a empresa titular ainda não atue ou comercialize seus produtos no país.

Exemplos clássicos:

• Nike (roupas, calçados, acessórios);
• Google (tecnologia);
• Apple (eletrônicos e software).

Empresas que tentem registrar nomes similares no Brasil terão seus pedidos indeferidos com base na reputação global da marca original.

Registro de Marca Estrangeira Como Base para Oposição

Mesmo que o registro internacional não tenha efeito automático no Brasil, o titular da marca estrangeira pode apresentar oposição ao pedido de registro no INPI, dentro do prazo de 60 dias a contar da publicação.

Essa oposição poderá se basear:

• Na notoriedade da marca no exterior;
• Em tratados internacionais como a CUP;
• Na prova de uso extensivo e reconhecimento da marca no Brasil, mesmo sem registro.

O INPI avaliará os argumentos e documentos apresentados para decidir se há risco de confusão, associação indevida ou má-fé no pedido.

Conflitos Práticos e Exemplo de Indeferimento

Imagine que uma empresa norte-americana chamada “Blue Star” registre a marca nos EUA para vender roupas e torne-se conhecida mundialmente, inclusive no Brasil. Mesmo sem registro nacional, essa marca pode impedir um brasileiro de registrar “Blue Star” no INPI se for demonstrado que:

• A marca tem reconhecimento no país;
• Há identidade visual e fonética;
• O pedido brasileiro foi feito com base em conhecimento prévio da existência da marca no exterior.

Casos assim são analisados individualmente, e o INPI pode indeferir o pedido com base no conjunto de provas apresentadas pela parte estrangeira.

Considerações Finais

Embora o registro de marca no exterior não tenha efeito automático no Brasil, ele pode sim ser utilizado como causa de indeferimento em situações específicas, principalmente quando:

• A marca estrangeira for notoriamente conhecida;
• Houver má-fé na tentativa de registro no Brasil;
• A marca tiver alto renome globalmente.

É essencial que empresários e empreendedores tenham em mente a importância de realizar o registro nacional e consultar a viabilidade jurídica da marca antes de iniciar seu uso ou solicitar o registro, evitando problemas futuros, indeferimentos ou disputas judiciais.

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